El agotamiento de derechos de propiedad intelectual ha sido objeto de frecuentes debates. Así, en materia de software el agotamiento de derechos determina si el titular de un derecho de propiedad intelectual puede dejar de controlar en un ámbito geográfico determinado -ya sea nacional, regional o internacional- la distribución del mismo una vez se ha puesto en el mercado, ya sea por su cuenta o con su consentimiento.
Dicho de otra manera, el agotamiento del derecho de propiedad intelectual implica que, con la primera venta del software, se agota el derecho de exclusividad que el titular ostentaba sobre él, perdiendo el control sobre como se comercializará su producto en el futuro.
De esta forma, se pretende llegar a un acuerdo entre algunos de los principios de protección de los derechos de autor, tales como la exclusividad, la problemática de las importaciones paralelas o el fomento de la competencia de los productores de software que siempre favorece a los usuarios de este producto (que únicamente afecta a productos individualizados, sin que su cobertura pueda alcanzar a tipos de software en general).
Así, si bien al inicio se adoptaron dos principios fundamentales para su protección, uno de territorialidad (dentro del estado en el que ostenta el derecho sobre la propiedad intelectual) y otro de temporalidad (limitando a 70 años el tiempo durante el cual el titular puede disfrutar de los derechos de propiedad intelectual en exclusiva), de forma que no ha sido posible disfrutar de tales derechos de forma ilimitada, hoy en día y desde muchos ámbitos de la sociedad a nivel internacional, se sigue buscando ir más allá en la búsqueda de ese equilibrio entre la exclusividad del titular de estos derechos y el acceso por los usuarios a los avances obtenidos en esta materia con la mayor celeridad posible en aras a obtener un desarrollo cada vez mayor.
El problema fundamental surge para aquellos que buscan introducir su software a un nivel internacional. Sus detractores arguyen que, si por ejemplo, un titular de un país A cede a un distribuidor extranjero sus derechos de propiedad intelectual sobre un software para un país B, si el agotamiento de derechos se aplica sin limitación, este distribuidor puede volver a introducir el software en el país A bajando su coste, si surgiera la necesidad de recuperar costes o tener acceso a parte del mercado en ese país. Lo que permitiría que el distribuidor se pudiera aprovechar del esfuerzo realizado por el titular original en el desarrollo o en el marketing del producto. A diferencia del mercado negro, este “mercado gris” se sirve de canales autorizados para su venta, dado que los vendedores de estos circuitos han sido autorizados previamente por el titular original del derecho de propiedad intelectual.
A lo largo del tiempo, los diferentes estados han ido adoptando, a nivel nacional, regional o internacional su sistema de agotamiento de derechos. Así por ejemplo, el nacional supondría que el agotamiento se limitase únicamente al ámbito nacional y el internacional agotaría la exclusividad sobre sus derechos a nivel mundial.
Haciendo un análisis del derecho comparado, y dada la falta de un criterio mundial unificado, dentro de las diferentes regulaciones actualmente en vigor, se han venido estableciendo los siguientes criterios:
En Estados Unidos la teoría del ‘first sale doctrine’ únicamente se contempla en materia de Copyright, sin que resulte de aplicación para el alquiler de fonogramas y a cierto tipo de programas de ordenador.
Los japoneses y algún otro país asiático, son los más proteccionistas al aplicar la doctrina de la licencia implícita, en virtud de la cual la venta debe incluir la limitación que el productor quiera imponer a futuras comercializaciones.
En la Unión Europea a partir de 1988 con la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) sobre el asunto Silhouette contra Hartlauer, se sigue el criterio del ‘agotamiento comunitario’ dentro del mercado común europeo, extendiéndose tanto a la propiedad industrial como a la intelectual. Si bien es cierto, que dentro de la categoría de derechos de propiedad intelectual se ha limitado al derecho de distribución de forma específica a partir del año 2001, y más en detalle en el artículo 4 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (transpuesto a la legislación española de conformidad con el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) en virtud del cual el derecho de distribución se agotará una que se produzca la primera venta en el ámbito europeo, permaneciendo vigente su exclusividad en el resto de países. Igualmente otros matices que ha ido perfilando la jurisprudencia del TJCE, es que el consentimiento otorgado para la venta puede haberse producido de forma expresa o tácita.
Por ello, los productores de software en Europa, con el ánimo de protegerse frente al posible agotamiento de sus derechos con la primera “venta” de su producto eligen como forma de distribución a sus potenciales clientes la “licencia de uso de software” en lugar de la venta, de forma que no sólo no se produce el agotamiento de su exclusividad en la comercialización del software sino que además, si un cliente incumple las obligaciones adquiridas por él en virtud de su contrato de licencia de uso, el titular del derecho de distribución puede resolver su contrato y obligar a este cliente a que cese en el uso del software licenciado.
