La empresa en la que desarrollo mi actividad profesional ha obtenido una licencia de uso sobre un Software de gestión empresarial. Asimismo, hemos contratado con la entidad titular de dicho Software el proyecto de implantación del mismo. Durante el desarrollo de tal proyecto se generarán pequeños aplicativos que modificarán el Software para adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa, aplicativos respecto de los cuales el licenciante se reserva su titularidad. ¿Sería conveniente o necesario negociar con el licenciante la cesión de la titularidad de los aplicativos mencionados? ¿Qué derechos deberíamos, al menos, reservarnos con respecto a tales aplicaciones?
La cuestión planteada contempla un aspecto reiteradamente discutido al negociar los contratos de prestación de servicios que rigen los proyectos de implantación de software. Tal y como plantea nuestro lector, la entidad implantadora pugna por reservarse la titularidad de aquellos aplicativos o programas de ordenador que se generen durante la ejecución del proyecto, mientras que el cliente, a la sazón destinatario final de tales servicios, considera que la titularidad de los mismos le debe ser cedida.
Si atendemos a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), la protección que se otorga en su virtud a un programa de ordenador se confiere, asimismo, a sus versiones sucesivas y a los programas derivados (art. 96.3). Ello implica que para que dicha protección sea efectiva, esto es, para que dichos elementos sean objeto de cobertura por la normativa de propiedad intelectual aplicable, habrán de ser originales, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor (art. 96.2).
Considerando que los aplicativos que se generen durante el desarrollo del proyecto de implantación son susceptibles de protección conforme a lo previsto en la LPI, el siguiente paso sería determinar a quién corresponde la titularidad de los aplicativos. A priori, la titularidad de cualquier obra susceptible de protección por la legislación reguladora de la Propiedad Intelectual corresponderá al autor de la misma (art. 1 LPI), más concretamente, será considerado autor de un programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado (art. 97.1 LPI).
No obstante, en el supuesto planteado hemos de considerar que los autores efectivos de los aplicativos serán las distintas personas físicas que integran el equipo asignado por el implantador para el proyecto. En tal caso, y siempre que dichas personas sean trabajadores asalariados del implantador, éste será el efectivo titular de los mismos, según establece el art. 97.4 LPI: “Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.”
En definitiva, el implantador, al reservarse en el contrato de prestación de servicios la titularidad de los aplicativos, no hace sino reflejar los derechos que la LPI le reconoce y que le corresponderían, por imperativo legal, aún cuando en el contrato no se estableciera nada al respecto. Ello no obsta para que se negocie tal extremo, esto es, para que el cliente solicite que dicha titularidad, en tanto en cuanto corresponde al implantador, le sea otorgada o cedida por éste en virtud del contrato.
Entramos, en definitiva, en el aspecto más substancial de la cuestión planteada, esto es, ¿efectivamente es relevante que el cliente obtenga la titularidad de tales aplicativos?. Para dar respuesta a la misma son muchos los aspectos a considerar, si bien a continuación reseñamos algunos de los más relevantes.
Por un lado habría que analizar si los aplicativos resultantes del proyecto de implantación tienen entidad propia respecto del software de gestión empresarial licenciado, es decir, si tienen algún valor o utilidad por sí mismos. En caso afirmativo, ostentar su titularidad podría suponer la posibilidad de obtener un beneficio económico explotando los derechos correspondientes mediante la comercialización de los aplicativos bien a una entidad cualquiera bien a otros usuarios-licenciatarios del software de gestión empresarial adquirido. En caso negativo, obtener la titularidad de los aplicativos no necesariamente implicará un beneficio económico derivado de su ulterior comercialización, sin embargo no por ello debemos rechazar el interés en la obtención de dicha titularidad.
En ese sentido, el valor o utilidad de los aplicativos resultantes debe también analizarse desde un punto de vista estrictamente práctico. Así, ¿podrían dichos aplicativos ser utilizados al margen del software de gestión empresarial cuya implantación ha requerido su desarrollo? Si esto fuese posible, obtener su titularidad resultaría de gran importancia, pues cabría un uso de los mismos aún cuando se decidiese migrar de un sistema a otro. En caso negativo, quizás no mereciese la pena pugnar por su titularidad, puesto que sería suficiente con que el uso que de dichos aplicativos pudiera hacerse coincidiese con las condiciones de uso del software de gestión del que su desarrollo trae causa. En este supuesto, y dado que los aplicativos son desarrollados por la misma entidad que licenció el software, bastaría con pactar la concesión de una licencia de uso sobre los resultados derivados del proyecto de implantación en los mismos términos y condiciones en que se otorgó la licencia de uso del software de gestión empresarial (a tal efecto, recomendamos la inclusión de una referencia expresa al contrato en cuya virtud se licenció el uso de este último).
Obviamente, la aplicación de la alternativa referida previamente resultaría más sencilla si la entidad implantadora coincidiese con la entidad que ha otorgado la licencia, tal y como sucede en el supuesto planteado. En caso contrario, el rechazo a obtener la titularidad de los aplicativos implicaría tener que pactar con el implantador las condiciones de una licencia de uso respecto de los mismos; aspecto éste que en muchas ocasiones se descuida al suscribir los contratos de prestación de servicios relativos al proyecto.
En todo caso, antes de renunciar a la titularidad de los aplicativos, recomendamos que se analicen con detenimiento los términos y condiciones del contrato de licencia de uso que resultarían de aplicación, a fin de valorar si cubren los derechos que tenemos intención de ejercitar con respecto a los aplicativos. A modo de ejemplo, sería conveniente valorar si el contrato de licencia nos permite modificar el software y, por consiguiente, si podremos modificar en un futuro tales aplicativos sin necesidad de acudir al licenciante-implantador. Los resultados de tal análisis pueden aconsejar, bien que reconsideremos nuestra decisión de no pugnar por la titularidad de los aplicativos bien que solicitemos, respecto de los mismos, unas condiciones de licencia de uso más acordes a nuestras necesidades.
Finalmente, existe un último aspecto que consideramos relevante destacar en cuanto a la problemática planteada: el coste. En este sentido es preciso indicar que algunos implantadores establecen un mayor importe si otorgan al cliente la titularidad de los aplicativos que resulten de la prestación de los servicios encomendados.
Concluimos apuntando que el análisis precedente no es exhaustivo, sin embargo de algún modo pretende referir criterios que ayuden a valorar y, en su caso, flexibilizar, determinados requerimientos que no siempre responden a un estudio real y objetivo de las necesidades que una empresa precisa cubrir.
